工程软件源代码跨境知识产权交易实务六问

随着跨境技术交易的日益深入，工程软件的源代码跨境知识产权交易日益成为最重要的模式。这类交易首先需要根据交易目标明确采取白盒交易模式还是黑盒交易模式，进而需要对改编作品的衍生知识产权作出约定，并就交付、安全、保障等加以明确。

作者丨张鹏 牟雨菲

随着知识经济的深入推进，知识产权已经成为企业的核心资产和竞争力的核心要素，进而成为跨境交易的重要标的。从国外引入工程软件具有多种模式，最简单的模式是采购成品直接使用，也就是国内工程软件公司以中国境内的代理商为桥梁，采购单位通过和代理商签订协议购买软件。随着跨境技术交易的日益深入，上述采购成品直接使用的模式日益无法满足国内企业的需要，工程软件的源代码跨境知识产权交易日益成为最重要的模式。近期，笔者参与了三维CAD软件、EDA软件、数据库软件等多个重大工程软件源代码的跨境知识产权交易，在组织尽职调查、拟定交易文件、开展交易谈判等方面开展相关工作，现将实务中的一些重点内容加以分析整理。

1. 交易性质：“黑盒交易vs.白盒交易”？

本问题亦可以表述为，“交易标的：目标程序与源程序？”。我们在工程软件跨境知识产权交易中，首先需要明确工程软件源代码许可的性质是目标程序层面的黑盒交易还是源程序层面的白盒交易。众所周知，程序员用python语言、C语言、Java语言等编程语言所编写的计算机程序是源程序，上述源程序经过编译产生的，供计算机读取并且执行的由“0”和“1”组成的二进制机器指令是目标程序。

虽然《计算机软件保护条例》第三条第一项规定，“同一计算机程序的源程序和目标程序为同一作品”，但是由于程序员无法直接理解目标程序，只有在获得源程序的前提下才能进一步改编源程序，因此以目标程序为交易标的还是以源程序为交易标的在商业目标上具有显著区别：第一，只有将源程序作为交易标的、将交易性质定位于白盒交易，才有可能就计算机软件源代码进行研究、乃至于进行进一步的改编；第二，只有将源程序作为交易标的、将交易性质定位于白盒交易，才有可能就改编后的计算机软件作为改编作品享有进一步的衍生知识产权的权利；第三，只有将源程序作为交易标的、将交易性质定位于白盒交易，才有可能基于衍生知识产权进行反向许可或者其他许可。

2. 交易范围：源代码本身vs.组件等配套衍生开发部分？

工程软件具有较高的复杂性，通常在本体的源代码之外，还存在组件等配套衍生开发部分。也就是说，工程软件通常会将一部分功能作为组件进行“外挂”处理。由此，从知识产权交易的角度而言，需要把握三个方面：一是，对已存在的组件等配套衍生开发部分进行知识产权尽职调查，分析其与主体功能的关联性以及可替代性，是属于同一程序下的改进功能还是可视为独立程序，分析其本身有没有知识产权权属风险和开源代码合规风险；二是，对未来开发的组件等配套衍生开发部分，如果被许可人需要未来开展组件等配套衍生的开发，则需要就改编权等相关知识产权获得授权，并且就未来配套衍生开发形成的代码的知识产权进行约定，这一约定需要涵盖知识产权的所有权、使用权、收益权、处分权等各个方面，如有必要还需要涉及对被许可人的返向授权（license-back）；三是，对未来开发的组件等配套衍生开发部分，如果许可人需要未来开展组件等配套衍生的开发，需要对组件等配套衍生开发新产生的知识产权许可进行分析，研究是否赋予被许可人优先被许可权等。也就是说，改编作品的衍生知识产权归属，是工程软件跨境知识产权交易需要考虑的一个方面。

此外，需明确工程软件的授权类型，是否属于永久性（Perpetual）许可或约定了授权时限，对于授权使用数量、以及被授权主体范围等有无限制。这一问题通常取决于交易双方的商业实践，当交易类型属于永久性许可时，对于软件授权数、用户限制（User Restrictions）等此类限制性条款可能相应缩减、或不再进行约定。相应的，在其他类型的授权协议中，对授权期限、授权数等此类条款的设计也将与合同双方的商业合作关系以及交易性质本身环环相扣，在交易谈判中占据更为重要的地位。因此，在进入交易前，就授权性质达成合意也是明确交易范围的关键性事项。

3. 交易交付：源代码托管vs.源代码预验收？

工程软件源代码知识产权交易的重大风险在于，许可方一旦交付工程软件源代码，被许可方即可获取代码中的全部技术信息，如果发生合同无法继续履行的情况，即使通过返还代码、销毁信息也很难保障许可方的核心权益。因此，工程软件知识产权交易的许可方和被许可方通常需要对于交付条款（如何交付工程软件源代码）和验收条款（如何对工程软件源代码进行验收）作出明确约定。为了管控上述重大风险，通常可以采取的方式包括两种：一是源代码托管，亦即为了管控源代码的泄露风险，许可方将源代码交由中立的第三方托管，并约定在符合一定条件下（例如完成一定比例的付款）由中立的第三方交付给被许可方；二是源代码预验收，亦即许可方、被许可方的技术人员、律师在保密条件下共同对源代码进行预验收，合格后再开展交付。对于上述两种不同的交付方式，应当与付款条款等商业侧条款、质量保证条款等法律侧条款进行衔接。

4. 交易风险：传染性vs.非传染性？

随着开源技术的发展，越来越多的软件源代码采用了第三方开发的开源代码，工程软件源代码也不例外。所谓“开源”，即开放源代码（Open source code），亦称为源代码公开。工程软件的开源代码所依据的开源许可证有很多类型，既包括了APACHE、BSD、MIT、GPL、LGPL等常见许可证，也包括了某些企业针对其产品专门制定的许可协议以及非通行版许可证。

目前的工程软件涉及的更为复杂的情况是，开源代码与商业代码的结合，具有较高的融合度，难以直观确认所有使用的开源代码项目及使用方式。大多数情形下，开源软件需同商业软件结合从而形成完整的整体，因此使用开源软件更应注意是否存在侵犯商业软件著作权的可能性[1]。亦即，“程序员将众多盒子连接在一起，用一个程序的输出作为另一个程序的输入，如此层层连接，最后程序间的联系的枝杈非常细密，以至于很难在这些盒子上标注哪些是专有软件，哪些是开源软件”[2]。因而，如果工程软件源代码涉及开源代码与专有代码的混合，需要工程软件源代码的知识产权许可方明确所依据的开源许可证，并通过保证条款（warranty term）对基于所依据的开源许可证承担必要的披露义务加以明确，特别是需要清晰地界定软件衍生版本的权利归属，分清楚许可人和被许可人的权利义务。

5. 交易合规：技术进出口管制的合规风险如何分析？

在中美跨境工程软件的源代码知识产权交易中，如果工程软件的源代码没有实现“公开可获得”（Publicly available），仍然要受到《美国出口管理条例》（Export Administration Regulations）的管辖。特别需要注意的是，一旦美国修改《美国出口管理条例》，将高性能软件等一些核心基础软件加入到管制中，并且将目前“备案即不被管制”修改为“备案且需要被管制”，那就意味着大量美国的核心开源项目将受到出口管制[3]。

类似地，在中欧跨境工程软件的源代码知识产权交易中，需要考虑欧盟理事会通过的《欧盟两用物项出口管制条例》对列入物项清单的工程软件的出口（export）、再出口（re-export）、外发加工（outward processing procedure）、软件和技术的电子传输（transmission of software or technology by electronic media）等行为加以规制。此外，美、欧构建了“美欧贸易与技术委员会”（TTC），加强在外国投资审查、出口管制、人工智能、半导体供应链、全球贸易挑战应对等五大领域的合作[4]。

在工程软件源代码跨境知识产权交易中，一方面，由于技术进出口管制政策的动态性，需要实时更新相关政策要求，就可能涉及的技术进出口管制合规风险进行分析；另一方面，需要在合同终止条款、担保条款等方面充分考虑技术进出口管制的风险，对可能出现的情况预先加以规制。

6. 交易保障：争议解决机制与准据法如何确定？

一般而言，企业之间的商事纠纷可以通过仲裁、法院、第三方调解机构调解解决，在涉外商事交易中，一般都会选择通过国际常设仲裁机构解决争议。跨境知识产权交易的争议解决机制同样如此。保密性是国际仲裁公认的主要特征之一，而对于成本较高的英美法诉讼程序，选择仲裁同样大大节省了成本。国际仲裁在全球纠纷解决中的地位是稳定的。它为解决国际商事纠纷提供了一个专业性的中立机构。对于跨境知识产权交易，联合国《承认及执行外国仲裁裁决公约》（以下简称《纽约公约》）的加入国范围较广，覆盖大部分贸易活跃的国家，拿到判决后的执行障碍会相对小一些。工程软件企业商业模式较新，纠纷标的技术性较高，仲裁程序具有更高的灵活性。对于各国可能存在的政策变化所导致的司法实践不稳定的问题，也同样可以通过仲裁程序避免，以英国脱欧为例，根据《纽约公约》的规定，仲裁裁决的执行完全不受英国脱欧影响。因《纽约公约》在全球覆盖较广，国际商事仲裁裁决的跨国执行远易于跨国法院判决的执行，其中涉及的法律问题相对简单。仲裁裁决的可执行性也是选择仲裁优于司法程序的一大原因。同时，需要分析跨境知识产权交易中可能出现的侵权责任，并在合同中对可能出现的侵权情形预先约定，尽量在合同框架下运用约定的争议解决机制加以解决。

工程软件的跨境知识产权交易当事人如希望在中立的第三方地点解决争议，可以考虑的争议解决机构是新加坡国际商事法庭（SICC）。近年来，新加坡已成为主要的国际仲裁地，是亚太地区领先的仲裁中心之一。对于我国企业来说，选择新加坡作为纠纷解决地，存在距离近、时差小、对于亚洲群体的偏见更少等优势。虽然新加坡国际商事法庭是新加坡高等法院的一个分支，但是对于与新加坡没有实质性关联的纠纷或合同规定以外国法律为适用法律的情况可适用特殊规则，允许新加坡国际商事法庭适用特别的诉讼程序。与仲裁裁决不同，新加坡国际商事法庭的判决只能通过互惠条款强制执行，或者在资产所在的司法管辖区通过另行起诉要求强制执行债务。

在适用法的选择上，首先，当合同双方选择适用新加坡法时，通常也意味着合意选择新加坡仲裁解决纠纷，这也是在跨境工程软件代码交易时，对于中国境内企业较为有利的局面。在更多的商业实践中，对于适用法的选择常取决于双方的商业考量、谈判地位以及标的软件性质等多重因素。在商业实践中，选择英美法作为交易适用法较为常见，一方面，这可能是与境外企业协商所达成的合意；另一方面，英美法中存在对于知识产权交易较为有益的司法制度，即证据开示程序（Discovery，英国法下称Disclosure）。一方当事人可以通过证据开示程序强迫诉讼对方当事人、甚至第三方提交与诉讼相关的文件和信息，而对于知识产权交易中所产生的争议，例如侵权纠纷中，权利人有权迫使被诉侵权方上交硬件设备，包括硬盘、计算机等，而法院可以对其中的所有数据信息、操作记录等进行复制和刻录。因此，选择英美法作为适用法，对合同任何一方都提供了强有力的风险防范以及更高程度的商业确信。

结语

以上所讨论的是，中国企业和国外企业之间的工程软件源代码知识产权交易的实务问题，特别需要关注的是，需要将多种类型的知识产权客体与多种类型的知识产权权利进行匹配，并将知识产权安排与商业安排、技术进出口管制等加以衔接，综合管控交易风险，保障交易安全。

[注] 

[1] 肖建华、柴芳墨：“论开源软件的著作权风险及相应对策”【J】，载于《河北法学》2017年第6期。

[2] Peter Wayner. Free to all: How Linux and the Free Software Movement Undercut the High-Tech Titans. 上海科技教育出版社2002年版，第105页。转引自张平、张韬略：“开源软件与商业软件结合可能产生的问题及其对策”【J】，载于《信息网络与高新技术法律前沿（2005）》。

[3] “开源软件出口管制合规政策与管控策略”【EB/OL】，https://www.sohu.com/a/536360463_610982 （2023年4月18日最后访问）

[4] 张国勋、张超：“2022年出口管制与制裁形势回顾及2023年展望”【EB/OL】，https://www.zhonglun.com/Content/2023/01-06/1559397116.html （2023年4月18日最后访问）。

张鹏  律师

南京办公室  高级顾问

业务领域：知识产权权利保护, 反垄断和竞争法, 贸易合规和救济

特色行业类别：能源与自然资源, 通讯与技术

牟雨菲

北京办公室  知识产权部

* 吴凡对本文亦有贡献。

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